Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Лицензионный договор на передачу исключительных прав». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Отчуждение исключительного права может происходить в период действия лицензионных договоров, при этом интересы временных пользователей объекта интеллектуальной собственности защищены законом. Лицензионные договоры сохраняют свое действие на весь срок, оговоренный сторонами, а их досрочное расторжение допускается только при существенном нарушении условий.
Договор отчуждения (продажи) интеллектуальной собственности
Договор отчуждения прав подразумевает, что у первоначального автора или владельца объекта прекращается возможность его дальнейшего распоряжения. Это означает, что переданное право не может выступать предметом аналогичного договора с другим лицом. Правила оформления лицензионных договоров, напротив, позволяют передавать право одновременно несколькими субъектам.
Выбор наиболее оптимального варианта передачи прав определяет сам владелец интеллектуальной собственности. Нужно учитывать, что любой способ распоряжения возможен только в пределах срока действия режима правовой охраны. Этот срок может существенно отличаться для разных объектов. Если срок охраны авторского или патентного права истек или своевременно не продлен, использовать объект интеллектуальной собственности может любое лицо.
Проблемы, с которыми можно столкнуться при заключении соглашения на отчуждение исключительных прав
При заключении сделки, связанной с распоряжением правами на объекты интеллектуальной собственности, важно уделить внимание не только составлению договора, но также внимательно проверить:
- состояние интеллектуальной собственности;
- наличие полномочий правообладателя у контрагента.
Объект интеллектуальной собственности может быть обременен залогом, имущественные права на него могут быть переданы по лицензионному соглашению третьим лицам. Эти моменты не мешают передаче прав приобретателю, но могут ограничить или даже блокировать его возможности пользоваться приобретаемыми права на результат интеллектуального труда или средство индивидуализации.
Что касается контрагента-правообладателя, то важно убедиться, что лицо, которое подписывает соглашение, обладает необходимыми полномочиями для распоряжения объектом сделки. Например, в организациях не все должностные лица или органы управления имеют право единолично принимать решение об отчуждении собственности юрлица. Еще одна ситуация — наличие у патента несколько правообладателей, которые должны согласовать сделку по отчуждению исключительного права единогласно.
Важно!
Если окажется, что
- правообладатель не мог распоряжаться ОИС единолично, но сделал это,
- приобретатель ИП, не зная деталей, начал использовать ОИС в своих интересах,
то реальный обладатель может подать в суд иск об устранении нарушений его прав в виде неправомерного использования ОИС. А также взыскать убытки или потребовать крупную материальную компенсацию.
Передача прав на какие объекты интеллектуальной собственности возможна
Передача интеллектуальной собственности происходит умозрительно. Разумеется, в реальности невозможно передать то, что не имеет материального выражения. Само понятие интеллектуальной собственности включает в себя не только результаты интеллектуальной деятельности, но также и средства индивидуализации.
Все объекты интеллектуальной собственности испытывают потребность в правовой охране. В число таких объектов входят:
- произведения науки, литературы и искусства;
- программы для электронных вычислительных машин;
- базы данных;
- исполнения;
- фонограммы;
- сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач;
- изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
- секреты производства (ноу-хау);
- фирменные наименования;
- товарные знаки и знаки обслуживания;
- наименования мест происхождения товаров;
- коммерческие обозначения;
Какой заключать договор передачи прав интеллектуальной собственности
Лицензионный договор выступает основанием для передачи прав на такие ОИС как патенты, товарные знаки. В рамках данного соглашения правообладатель (лицензиар) предоставляет лицензиату право использования принадлежащих ему результатов интеллектуальной деятельности в определенном объеме.
Договор об отчуждении исключительного права является соглашением, по которому исключительное право на РИД или СИ передается от правообладателя правопреемнику (приобретателю) в полном объеме. Исключительное право передается целиком, а не в части.
Договор коммерческой концессии – соглашение, на основании которого правообладатель предоставляет определенному пользователю право использования в коммерческой деятельности совокупности исключительных прав (сюда обязательно включается товарный знак и знак обслуживания, секрет производства и фирменное наименование). Передача прав может осуществляться на срок или бессрочно, но обязательно на возмездной основе.
Все договоры, которые связаны с передачей интеллектуальной собственности либо отчуждением объектов интеллектуальной собственности, обладают большим количеством спорных моментов. Они относятся к наиболее сложным гражданско-правовым договорам. В большей степени сложность обусловлена тем, что объектами выступают не предметы материального мира, а результаты интеллектуальной деятельности, которые можно лишь условно зафиксировать на материальных носителях. Их невозможно потрогать, и тем сложнее урегулировать связанные с ними правоотношения. К тому же нередко исключительные права не просто отчуждаются, а передаются для использования третьими лицами в определенных рамках и по определенным правилам.
Почему с нами выгодно сотрудничать:
Несмотря на то, что объекты интеллектуальной собственности давно и активно включены в гражданский оборот, вопросы их защиты имеют множество «подводных камней». Законодательство не всегда четко регламентирует процедуры передачи прав, а судебная практика противоречива. Обычный юрист-практик навряд ли справится с таким колоссальным объемом специфичной информации.
Заказывая услуги по сопровождению передачи прав на ИС в нашей компании вы гарантировано получаете:
- Полное сопровождение сделки и регистрацию прав на объект ИС;
- Учет интересов клиента. Независимо от того вы приобретаете или передаете права, мы составит текст договора таким образом, чтобы наиболее эффективно защитить именно ваши интересы.
- Наши юристы специализируется на интеллектуальной собственности и имеют обширную практику в этой сфере, включая практику судебной защиты интересов.
- Работаем на основании официального договора;
- Помимо юридических услуг в необходимых случаях можем осуществить оценку исключительных прав;
- Несем профессиональную ответственность за результат своей работы;
- Благодаря многолетнему опыту работы, мы имеем возможность использовать свои наработки и бизнес связи в различных компаниях, банках, ассоциациях и органах в Москве и СПБ.
|
Прайс на выполнение проекта |
||
| Составление лицензионного договора | от 8 000 Р | |
| Составление договора отчуждения права на товарный знак | от 8 000 Р | |
| Составление договора на передачу права пользования объектом ИС | от 8 000 Р |
Что такое договор об отчуждении?
Договор об отчуждении – это договорная конструкция, которая аналогична купле-продаже. Исключительные права на интеллектуальную собственность передаются в полном объеме на весь срок их действия.
В этом случае сторонами договора являются правообладатель и правоприобретатель. Договор также должен быт заключен в письменной форме. Нарушение этого требования влечет его недействительность.
Для объектов авторского права необходимо различать отчуждение произведения на материальном носителе и передачу исключительных прав. При продаже экземпляра авторского произведения приобретателю передаются права только на вещь в плане ее личного применения. Чтобы получить возможность использования произведения в коммерческой деятельности (например, печать иллюстрации на продукции) или его распространения среди широкого круга лиц (опубликование чужого фото в сети Интернет), то необходимо заключить договор отчуждения исключительных прав.
Отчуждение права интеллектуальной собственности
Эта конструкция урегулирована статьей 1234 ГК РФ. В целом условия схожи с условиями лицензионного договора, но есть существенное отличие: здесь права всегда передаются, во-первых, в полном объеме, а во-вторых, правообладатель одновременно с этим утрачивает их. Конечно, в рамках лицензионных договоров существует такое понятие, как исключительная лицензия, по которой могут быть переданы права в полной мере (см. ст. 1236 ГК РФ), однако второй признак (полная отчуждаемость) ни в каких случаях не характерен для лицензионных договоров.
Таким образом, при лицензионном договоре за лицензиаром сохраняются права (например, патентообладатель может как сам распоряжаться своим изобретением, так и позволить иным лицам, заключившим договор, использовать его).
При договоре об отчуждении права в полном объеме переходят окончательно переходят к другому лицу. Довольно часто этот способ применяется, например, при передаче прав на товарный знак и знак обслуживания.
Доверительное управление исключительными правами
Договор доверительного управления исключительными правами, как и в целом договор доверительного управления, является сравнительно новым институтом в системе обязательственного права Российской Федерации. В российском дореволюционном законодательстве о постепенном формировании института доверительного управления свидетельствуют такие положения, как порядок управления опекуном имуществом опекаемого или исполнение завещания душеприказчиком. Аналогичные институты были закреплены и в последующих актах гражданского законодательства, в том числе в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г.
В соответствии с п. 1 ст. 1012 ГК РФ по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).
Среди объектов договора доверительного управления п. 1 ст. 1013 ГК РФ указаны исключительные права как разновидность имущества.
Договор доверительного управления является институтом обязательственного права, но при этом во многом связан с правомочиями собственника, и этим обусловлены его основные особенности. Правовая природа исключительного права предопределена нематериальным характером объектов, в отношении которых они возникают. Несмотря на указанное существенное различие в правовой природе объектов, законодатель установил возможность передачи исключительного права в рамках режима, установленного гл. 53 ГК РФ. При доверительном управлении материальными объектами право собственности сохраняется за учредителем управления, а сам материальный объект передается доверительному управляющему. Подобная ситуация не имеет правового значения для нематериальных объектов, которые являются необоротоспособными объектами. Оборотоспособностью обладают только права на них. Сохранение исключительного права за правообладателем и передача материального носителя охраняемого объекта доверительному управляющему не влечет возникновения прав, аналогичных правам доверительного управляющего в отношении вещей. В отличие от доверительного управления материальными объектами, доверительное управление правами на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации не исключает возможности учредителя доверительного управления (правообладателя) использовать объекты, права на которые переданы в доверительное управление, если иное не предусмотрено договором, учитывая, что названные объекты могут быть использованы неограниченным кругом лиц.
Затруднительность применения конструкции доверительного управления к исключительным правам обусловлена тем, что в отношении материальных объектов право управления этими объектами возможно в силу владения ими при отсутствии права собственности на них (право собственности не переходит к доверительному управляющему), а в отношении нематериальных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации при отсутствии прав на них вызывает сомнение основание управления ими. Материальные объекты в отличие от объектов исключительных прав фактически передаются доверительному управляющему, и он осуществляет правомочия собственника в отношении этого имущества. По договору доверительного управления доверительный управляющий управляет чужим имуществом — имуществом учредителя управления, а применительно к исключительным правам — чужими правами. В то же время доверительный управляющий, осуществляя управление чужими правами, выступает в гражданском обороте от своего имени. В случае же передачи исключительного права доверительному управляющему по аналогии с передачей объекта вещных прав это повлечет прекращение исключительного права у учредителя управления в отличие от собственника имущества, переданного в доверительное управление, что противоречит правовой природе доверительного управления и стирает грань между договором доверительного управления и договором об отчуждении исключительного права (а при предоставлении права на определенный срок, учитывая срочный характер договора доверительного управления, — с лицензионным договором). В отличие от договора об отчуждении исключительного права, лицензионного договора договор доверительного управления предусматривает уплату вознаграждения доверительному управляющему со стороны учредителя управления. Доверительный управляющий осуществляет действия за чужой счет, а лицензиат — за свой. Общим является то, что в основе лицензионного вознаграждения и вознаграждения доверительному управляющему лежат доходы, получаемые лицензиаром и учредителем доверительного управления от деятельности контрагента. В отличие от лицензиата доверительный управляющий обязан действовать по большей части не в своих, а в чужих интересах (учредителя управления, выгодоприобретателя). В отличие от агентского договора доверительный управляющий лишен возможности действовать от имени учредителя. В качестве доверительного управляющего в отличие от лицензиата по лицензионному договору и принципала по агентскому договору может выступать определенный круг субъектов, как правило, субъектов предпринимательской деятельности.
Исходя из вышеизложенного при определении правовой природы доверительного управления исключительными правами в науке сложились две позиции: первая — о возможности передачи или предоставления права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации доверительному управляющему, и вторая — переход или предоставление права недопустимы, доверительный управляющий осуществляет действия по управлению правами, не обладая ими. Так, З.Э. Беневоленская утверждает, что «доверительное управление имуществом может повлечь уступку исключительных прав», и предлагает не применять к доверительному управлению исключительными правами положение абз. 2 п. 1 ст. 1012 ГК РФ, поскольку названное положение «в общем и целом проистекает из так называемой проприетарной теории исключительных прав, которая сама по себе небесспорна», в связи с чем опровергает позицию О.А. Городова, считающего, что «поскольку переход права собственности на имущество к доверительному управляющему по принятой схеме управления недопустим, очевидна аналогия и с переходом исключительных прав. Их полная уступка по предлагаемой законодателем модели недопустима, или, говоря другими словами, передача исключительных имущественных прав в доверительное управление не влечет их уступки доверительному управляющему». Э.П. Гаврилов считает, что «лицензиат в договоре исключительной лицензии, а также доверительный управляющий становятся владельцами исключительных прав — в пределах и на условиях, указанных в соответствующих договорах».
Перечень документов и порядок действий для регистрации соглашения о передаче прав
Для регистрации соглашения о передаче прав следует:
- составить лицензионное соглашение об уступке товарного знака;
- подготовить заявление о регистрации лицензионного соглашения об уступке товарного знака и перечень необходимых документов;
- направить в Патентное ведомство лицензионное соглашение об уступке и заявление о регистрации лицензионного соглашения;
- при необходимости отвечать на вопросы Патентного ведомства по существу переданных на регистрацию документов.
Соглашения, касающиеся интеллектуальной собственности, относятся к наиболее сложным гражданско-правовым договорам. Объектами таких соглашений являются:
- сама интеллектуальная собственность;
- интеллектуальные права;
- исключительные права.
Кроме соглашений о передаче прав на интеллектуальную собственность, существуют соглашения из этой же сферы не на отчуждение, а на использование интеллектуальной собственности. Все виды соглашений, касающихся распоряжения интеллектуальными правами, можно посмотреть на тематических сайтах. Подготовку документов и регистрацию соглашений правильнее будет поручить специалистам.
Лицензионная передача авторских прав
В ситуации, когда передача объектов авторского права производится без переоформления правообладателя, а лишь оформляется во временное пользование, называется лицензионная передача интеллектуальной собственности.
То есть, новый правообладатель фактически собственником не является, но может распоряжаться интеллектуальным имуществом на собственных условиях, не противоречащих указанным в документе. Факт наступления фиксируется подписанием обеими сторонами договора, в котором должны обязательно фиксируются нижеперечисленные параметры:
- размер суммы вознаграждения;
- подробное описание предмета, который переходит во временное пользование;
- способы использования предмета;
- место географического применения. Если данный параметр в соглашении не определен, законодательством разрешено его применение лишь в России.
Передача (уступка) авторских прав по договору отчуждения лицензионного характера предусматривает возможность передачи объекта в пользование третьему лицу по аналогичному договору. Если создатель объекта изначально против данного факта, он должен указать в соглашении исключительность прав.
- Гришаев С.П. Эволюция правового регулирования рекламы в Российской Федерации // СПС «Гарант». 2016.
- Городисский М.Л. Лицензии во внешней торговле СССР. М., 1972.; Международная передача технологии: правовое регулирование / Под ред. М.М. Богуславского. М., 1985.
- Штумпф Г. Лицензионный договор / Под ред. М.М. Богуславского / Пер. с нем. А.К. Кудряшова и В.В. Драгунова. М., 1988.
- Полтавченко А.Г. Правовое регулирование трансграничного оборота прав на товарные знаки: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011.
- Мартынюк С.В. Институт оговорки о публичном порядке в международном авторском праве: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 96 — 97.
- Гузеев Ю.А. Критерий «трансграничности» в отношениях по передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности с участием иностранных лиц / III Международная научно-практическая конференция «Научные исследования: ключевые проблемы III тысячелетия», 2 апреля 2016 // Научные исследования. 2016. N 2(3).
- Шахназаров Б.А. Трансграничная передача прав на объекты промышленной собственности. М., 2012.
- Гаврилов Э.П. Первая «американская история», или Об обратной силе действия Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений // Хозяйство и право. 2013. N 5 (436). С. 59.
- Еременко В.И. Законодательство об интеллектуальной собственности во Франции // Законодательство и экономика. 2010. N 11. С. 46 — 56.
- Бужинская Е.В., Васильев А.С., Губарева А.В. и др. 100 вопросов о российском и китайском праве. Краткое сравнительно-правовое исследование гражданского и торгового права / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. С.А. Степанова, Ю. Фейтао. М.: Проспект; Институт частного права, 2014.
- Рахматуллина Р.Ш. Договор в авторском праве с участием иностранных лиц. М., 2011.
- Лапин Н.С. Регулирование авторских договоров в России, Нидерландах и Великобритании: правовой анализ: Автореф. дис. … к. ю. н. М., 2012.
- Васильев Е.А., Комаров А.С. и др. Гражданское и торговое право зарубежных государств: В 2 т. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2008. Т. 2.
- Канашевский В.А. Лицензионный договор в законодательстве и практике зарубежных стран // Закон. 2011. N 12.
- Barthes C., Carral R., Gaillard G., Schuler M. France. In: International Licensing / Ed. by Campbell D., BNA International Inc. London, 2005. (Rel. 1. Apr. 1998). P. 7.
- Fukai T. Japan. In: International Licensing / Ed. by Campbell D., BNA International Inc. London, 2005 (Rel. 14. Sept. 2004). P. 7.
- Jiang P. China. In: International Licensing / Ed. by Campbell D., BNA International Inc. London, 2005 (Rel. 16. Sept. 2005). P. 5.
- Christmas G.R., York H.D. Australia. In: International Licensing / Ed. by Campbell D., BNA International Inc. London, 2005 (Rel. 0. Sept. 1997). P. 13.
- Singh V. India / Ed. by Kono T. Intellectual Property and Private International Law. Comparative Perspectives. Oxford and Portland, Oregon. 2012. P. 687.
- Bradley L.C., Mahony I.G., Psyhogeos N.J., Naughton E.J. United States. In: International Licensing / Ed. by Campbell D., BNA International Inc. London, 2005 (Rel. 16. Sept. 2005).
- Городисский М.Л. Лицензии во внешней торговле СССР. М., 1972.
Способы передачи прав на объекты интеллектуальной собственности
Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, право на имя и иные личные неимущественные права. Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен.
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу но договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом (ст. 1228 ГК РФ).
Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).